特定論

特許権侵害訴訟の中心は充足論ですが、充足論の前提として被告の侵害物件、侵害行為の特定が必要になります。すなわち、原告（原告が侵害を主張する場合で、債務不存在等においては被告になり得ます。以下原告、被告において同趣旨で単に原告、被告と表記します。）特許権は出願登録された内容から範囲が確定されますが、被告の侵害物件等については、当事者の主張立証によりその範囲が明確化されなければならないことになります。

特に、原告、被告間で主張する侵害行為態様が異なる場合は、被告の侵害物件等の特定が中心争点のひとつとなり得ます。なお、被告は侵害の行為を組成した物又は方法の具体的態様を争う場合は、特許法１０４条の２により自己の行為の具体的態様を明示しなければならないこととされています。

特許法第百四条の二　特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

充足性（属否性）

被告の侵害物件等が、原告特許権を侵害するか判断するために、原告に帰属する特許権が客体とする発明の範囲に、被告侵害物件が属するか比較検討する必要があります。比較の手順として第一に特許請求の範囲に属する原告発明を、構成要件に分節します。次に、特定論で特定された被告侵害物件を、こちらも分解します。そのうえで、分節した原告発明と被告侵害物件等を比較検討し、発明の範囲に属するかを決定していきます。発明の文言に直接該当する文言侵害が原則ですが、均等侵害、間接侵害という文言侵害を延伸した侵害論が争点となる場合もあります。。

特許の無効事由

特許に対する無効が被告から抗弁として主張されることがあります。この場合、特許に無効事由が存在するかが争点となります。

損害の算定

権利侵害が認められる場合、損害の算定が問題となります。

実際の裁判例（ウェブサイト特許の侵害訴訟より）

文言侵害の検討

平成２８年５月１２日大阪地裁民事２１部請求棄却判決(平成２７年（ワ）第８７０４号 損害賠償請求事件）は、ウェブサイト上のシステムに関する特許権侵害に基づく損害賠償請求について、文言侵害を検討し、文言の通常の意味などから被告システムは原告発明の構成要件を複数に渡って充足しないものと判断しました。

ア 構成要件Ａの「フランチャイズ制」について (ｱ) 「フランチャイズ制」の意義については，本件明細書中に定義はないが，フ ランチャイズシステムとは，一般的には，本部が加盟者に対し，特定の商標，商号 等を使用する権利を与えるとともに，加盟店の物品販売，サービス提供，その他の 事業・経営について統一的な方法で統制，指導，援助を行い，これらの対価として 加盟店が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている（甲７）。 そして，構成要件Ａには，「本部」が「加盟店を傘下に持つ」ものとされ，また 本件明細書【０００５】によれば，本件発明が，小売業界等で採用されているフラ ンチャイズシステムを，「インターネット上の仮想ショッピングシステムに適用し た」というのであり，また本件発明は，加盟店が共通して利用するデータを本部サ ーバーで一元管理して，各加盟店は，本部サーバーで店名ロゴと上記データを使用 して作成されるホームページの送信を受けて利用することで加盟店独自のホームペ ージ開設のための設備投資を省略できるというのであるから，構成要件Ａにいう「フ ランチャイズ制」とは，本部と加盟店の関係が，上記一般のフランチャイズシステ ムに類する関係，すなわち，本部が加盟者に対し，特定の商標，商号等を使用する 権利を与えるとともに，加盟店の事業について統一的な方法で統制を行い，これら の対価として加盟店が本部に金銭を支払う事業形態にあることを表現したものと解 するのが相当である。 (ｲ) これにより被告システムについてみると，被告システムを利用する加盟店は， いずれも「講演会インフォ」という名称を共通して利用しているから，これは本部 である被告から，特定の商標を利用する権利を与えられているといえるし，また被 告システムにおいては，本部サーバーを運営する被告が，加盟店である提携企業が 自らホームページを作成しなくても，顧客が提携企業のホームページのＵＲＬを入 力することにより，本部サーバー内にある当該提携企業のサブドメインのディレク トリ内に保存されている地域名ロゴや講師情報（プロフィール）を用いて当該提携 企業のホームページを作成するなどして顧客に送信するサービスを提供しているか ら，加盟店の事業について統一的な方法で統制を行っているといえるし，加盟店に 相当する提携企業は，当該サービスの対価として，通常，提携企業から対価を得て いるものと合理的に推認されることから，フランチャイズシステムに類する面があ ることは明らかである。 なお，被告が主張するボランタリー・チェーンというのは，被告自身も提携企業 である加盟店自身も，同じ事業を営む関係で提携している面を強調していっている ものと解されるが，一般のフランチャイズシステムには，本部自らも加盟店と同様 の業態の事業を営むものもあるから，これをもって「フランチャイズ制」の要件を 充たしているということは妨げられないというべきである。 イ 構成要件Ａの「電子ショッピングシステム」について (ｱ) 「電子ショッピングシステム」の意義についても，本件明細書中に明確な定 義はないが，「ショッピング」が一般的な意味において売買を指すことは明らかで あるし，加えて構成要件Ｆからすると，この電子ショッピングには，少なくとも「注 文」と「受注」が起きることが必要であるし，また本件明細書の【０００１】には， 【発明の属する技術分野】として「本発明は，例えばレコードショップ等が加盟す るフランチャイズ制の電子ショッピングシステムに関し，インターネットを利用し た電子商取引の技術分野に関する。」とあり，さらに【発明の効果】を記載した【０ ０４２】に「受注データにしたがって当該会員に商品を引き渡すと共に代金を受領 することにより，自らホームページを所持しなくても，インターネットを利用した 商取引が可能となる。」とあることから，ここにいう「電子ショッピングシステム」 とは，インターネットを利用してされる有償の商品の取引を指すものと解するのが 相当であり，その取引においては，「注文」と「受注」，すなわち売買契約締結に 向けて顧客からの具体的法律行為がなされ得ることが必要であると解される。 これに対し，原告は，電子ショッピングシステムの定義について，商品の広告， 受発注，設計，開発，決済などのあらゆる経済活動と捉えるもので，商品の宣伝で あってもこれに含まれる旨主張するところ，確かに，本件明細書には，「電子ショ ッピングシステム」でなす経済活動について，「電子商取引」（【０００１】，【０ ００５】，【００３８】，【００４３】），「商取引」（【００１３】，【００４ ２】）などとする記載があり，さらに証拠（甲１９ないし２１）によれば，「電子 商取引」の定義については上記原告主張に一部沿うものが認められる。 しかし，「宣伝」に触れる記載（甲１９）は，取引ではなく，インターネット上 の商行為について触れるものであるし，「広告」を含む通商産業省の定義（甲２０） は，その当時の郵政省の定義とは異なることからすると，これは省庁の規制目的で 対象範囲の定義をしていると理解でき，直ちに一般的に通用する定義に結びつくも のとはいえない。 そして，そもそも，ここでは本件発明の構成要件にいう「電子ショッピングシス テム」の定義を問題にしているのであるから，上記説示のとおり本件明細書の記載 を考慮して解すべきであって，したがって，「電子ショッピンング」に，少なくと も原告の主張するような宣伝，広告までを含んで解することはできないというべき である。 (ｲ) これを前提に被告システムにつき検討するに，被告システムは，前記認定の とおり，顧客は各提携企業のホームページにおいて，講演会の講師を選択し，当該 講師の「講演を依頼する」タグを選択することにより現れる問合せ画面に名称，住 所，電話番号等の自らを特定する情報を記載し，さらに講演の希望内容を入力する などして送信すると本部のサーバーがこれを受信し，それに伴って各提携企業サー バーにｅメールが送信されることで各提携企業が得る上記情報を基に，顧客を訪問 する，電話ないしメール等で連絡を取り合うなど営業活動をして，顧客の希望に沿 った講演会の内容・レベル・対象・講師・構成などを聴取し，顧客と契約できるよ う交渉を行うという方式である。 すなわち，被告システムの役割は，講演開催運営を取り扱う各提携企業に対し， 講演開催希望者がインターネットを使ってアクセスするホームページを設けて，そ の潜在的需要を顕在化させ，もって各提携企業が営業活動をすべき講演開催希望者 の情報を得ることができるというところまでであり，その後の講演開催実現に至る までの営業活動は，インターネット外，すなわち被告システム外の接触交渉が予定 されているというものである。また，その機会における顧客が被告システムを利用 して「お問い合わせ（講演依頼）」をする行為は，漠然とした講演開催希望に基づ くものであってもよく，したがって，これにより提携企業との間で講演開催に向け ての交渉が開始されたとしても，それだけでは当事者間に法的な関係が直ちに生じ たとはいえないから，被告システムは，それは最終的に締結されるだろう講演開催 委託契約に向けての各提携企業の営業活動の契機を与えるものにすぎないものとい える。そして，このように見ると，被告システムでされている内容は，潜在的需要 者をインターネットでアクセスさせ，その潜在的な需要を顕在化させ，その情報を もとに実際の営業活動に結びつけるという，一般的な広告宣伝の手法と何ら変わら ないものといい得る。 なお，被告システム利用者の中には，希望講師のみならず講演会開催の日時，場 所とも確定して利用する者が含まれることはあり得るところ，その場合，そのよう な「お問い合わせ（講演依頼）」によるアクセス行為は，商品購入の注文に極めて 似ているといえるが，その場合であっても，被告システムを介して，そのアクセス を受けた各提携企業は，自らが講演する主体ではなく，また掲載講師のスケジュー ルを管理している主体とも認められないから，直ちに承諾，すなわち「受注」する ことができるわけではなく，その後，講師との関係を調整して，具体的講演開催に 向けて交渉を重ねる必要があるはずであって，したがって，利用者の 「お問い合わ せ（講演依頼）」をいかに具体化しても，これを売買契約における「注文」に準じ るものということができるわけではない。 したがって，被告システムは，構成要件Ａにいう「電子ショッピングシステム」 には相当しないというべきである。 ウ 構成要件Ｆの「注文を受信する受注手段」について (ｱ) 本件発明にいう「電子ショッピング」が上記イ(ｱ)のとおりであることからす ると，「注文」とは，「電子ショッピング」が想定しているところの売買契約にお ける注文であり，「注文を受信する受注手段」とは，その「注文」を前提に受信す る手段であると解される。 (ｲ) これにより被告システムについてみると，上記イ(ｲ)のとおり，被告システム においては，売買がなされているわけではなく，顧客からの各提携企業へのアクセ スは，その後の各提携企業からの営業活動の契機を与えるものにすぎないから，「お 問い合わせ（講演依頼）」をもってするアクセスは「注文」に該当せず，またした がって，被告システムに「お問い合わせ（講演依頼）」を受信する手段が備わって いたとしても，これをもって「注文を受信する受注手段」とはいえない。 エ 以上によれば，被告システムは，構成要件Ａ，Ｆ及びＪを充足しないといえ るから，他の構成要件の充足性を判断するまでもなく文言侵害は成立しないという ことになる。

均等侵害の検討

平成２８年６月２９日知的財産高等裁判所控訴棄却判決（平成２８年（ネ）第１００１７号 損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２６年(ワ)第３４１４５号 ））は、争点２として、ウェブ上のECサイトに関する特許権侵害の成否について、均等侵害の成否を検討しています。

争点２（本件ＥＣサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術 的範囲に属するか）について (1) 均等侵害の要件 特許請求の範囲に記載された構成中に，相手方が製造等をする製品又は用いる 方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても，① 同部分が特許発明の本質的部分ではなく，②同部分を対象製品等におけるものと 置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するも のであって，③上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野に おける通常の知識を有する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において 容易に想到することができたものであり，④対象製品等が，特許発明の特許出願 時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できた ものではなく，かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求 の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，同 対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明 の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成６年（オ）第１０ ８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照)。 (2) 均等の第２要件（作用効果の同一性）について ア 特許請求の範囲に記載された構成中の本件ＥＣサイトの制御方法と異なる部 分 前記のとおり，本件発明と本件ＥＣサイトの制御方法は，少なくとも，ユーザが 所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において，本件発 明においては，オーダ操作（オーダ・ボタンをクリック）が行われた際に，Ｗｅｂ －ＰＯＳクライアント装置からＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信される情報 の中に商品基礎情報が含まれているのに対し，本件ＥＣサイトの制御方法において は，顧客が「お買い上げ」ボタンをクリックした際に，顧客のコンピュータから管 理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報には，Ｃｏｏｋ ｉｅ情報等が含まれるが，注文された商品に係る商品基礎情報は含まれていない点 において，相違する。 そこで，本件ＥＣサイトの制御方法，すなわちオーダ操作が行われた際に，Ｗｅ ｂ－ＰＯＳクライアント装置からＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信される情 報に，注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに，Ｃｏｏｋｉｅ情報等を含め ることにより，本件発明の目的を達成することができ，同一の作用効果を奏するか 否かについて検討する。 イ 本件発明の目的及び作用効果 (ア) 本件明細書の発明の詳細な説明欄には，おおむね次の記載がある。 ａ 発明が解決しようとする課題 本発明の課題は，専用のＰＯＳ通信機能／ＰＯＳ専用線を必要とせず，取扱商品 の自由な変更が可能なＰＯＳシステムを実現することにある。 また，本発明は，上記従来の専用回線を用いた専用端末型ＰＯＳシステムの欠点 を排除し，汎用のパソコン及びインターネットを用いて端末でのＰＯＳ処理を殆ど なくし，端末側の入力情報に基づきサーバ側ですべてのＰＯＳ処理を受け持つこと により，非常に安価で簡便なＰＯＳシステムを構築するものである。（【００１４】） ｂ 発明の効果 注文時点における商品のＰＬＵ情報（商品ごとの価格などが含まれた基礎情報） がリアルタイムに管理（商品の供給元から受信して商品ＤＢに反映）されると共に， 該ＰＬＵ情報に基づく注文情報がリアルタイムに取得されることに関する先行技術 （公知例）はない。（【００２１】） クライアント装置において，Ｗｅｂサーバ装置から供給された「商品カテゴリー に対応するＰＬＵリストを表示する部分」の商品カテゴリー情報が変更されると， Ｗｅｂサーバ装置は，クライアント装置に対し，「該カテゴリー内の商品名が表示 される，商品情報に対応したＰＬＵリストを表示する部分」として商品情報を供給 し，更に，クライアント装置において，該「商品情報に対応したＰＬＵリストを表 示する部分」の商品情報に対しその識別情報を入力すると，Ｗｅｂサーバ装置は， 「商品基礎情報と前記入力した商品識別情報とに基づいて出力される入力結果の注 文商品明細を表示する部分の表示過程」として上記入力結果の商品販売明細や商品 発注明細フォームを供給し，これに対し，クライアントが発注（オーダ）を行うと， 当該商品発注情報がＷｅｂサーバ装置において取得され，販売時点における情報の 管理が行われる。（【００２２】） (イ) 前記(ア)によれば，本件発明は，専用のＰＯＳ通信機能やＰＯＳ専用線を 使用せずに，汎用のパソコン及びインターネットを用いることにより，安価で簡便 なＰＯＳシステムを構築することを目的とするものである。そして，本件発明の作 用効果は，クライアントが発注を行った際，Ｗｅｂサーバ装置において商品発注情 報を取得することによって，注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎 情報をリアルタイムに管理できることである。 ウ 本件ＥＣサイトの制御方法による目的達成の有無 (ア) 本件ＥＣサイトは，①リクエスト情報を受信した管理運営システム内にあ るサーバは，Ｃｏｏｋｉｅ情報をもとに，顧客のコンピュータに表示された「レジ」 画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出す，②そして，同サーバにおい て，当該情報と，管理運営システム内にある顧客の従前の情報（申込番号及び数量 等）及びその時点での最新の商品情報（価格等）が照合され，両者が一致している ことが確認された上で，注文受付データが作成される，③その後，注文受付データ が管理運営システム内のサーバにあるデータベースに反映され，顧客のコンピュー タには注文完了画面が表示され，注文が完了するという制御方法を採用しているも のと認められる（乙１６，３７）。このように，本件ＥＣサイトの制御方法におい ては，Ｃｏｏｋｉｅ情報だけでは，リクエスト時点における商品ごとの価格等が含 まれた基礎情報を管理できないことから，前記①ないし③のとおり，管理運営シス テム内にあるサーバ内の処理，特にサーバのデータベース内にある従前の情報と最 新の商品情報（価格等）との照合を経ることにより，注文を確定させているもので ある。 (イ) ところで，商品の基礎情報である価格等は変わる場合があるところ，顧客 の注文前に商品の基礎情報が更新された場合，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが 有する情報は，更新された後の商品情報のみであるから，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・ システムは，顧客が注文した商品の価格等を把握することができない（乙２０）。 また，Ｃｏｏｋｉｅを用いたＷｅｂ技術は，サーバ側で識別情報としてテキスト・ データをＷｅｂブラウザごとに割り当て，更に，そのテキスト・データをＷｅｂブ ラウザの情報と対応付けて管理することにより，Ｗｅｂサーバ側において，ＨＴＴ Ｐリクエストの送信元を識別等するというものにとどまる（甲２５）。よって，Ｗ ｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムは，Ｃｏｏｋｉｅ情報を受信しても，顧客が注文し た商品の価格等を把握することはできない。 そして，前記(ア)のとおり，本件ＥＣサイトの管理運営システム内のサーバは， 顧客が注文した商品の価格等を把握するために，顧客のコンピュータからリクエス ト情報とともに受信したＣｏｏｋｉｅ情報をもとに，顧客のコンピュータに表示さ れた「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出すという制御方法 を追加で採用することにより，顧客が注文した商品の価格等を把握するに至ってい るものである。 (ウ) したがって，ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する 構成において，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムがＣｏｏｋｉｅ情報等は取得する ものの，注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ＥＣサイトに おける構成を採用した場合には，本件発明のように，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・シス テムは，注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイム に管理することができないというべきである。 エ 小括 よって，本件ＥＣサイトの制御方法，すなわち，オーダ操作が行われた際に，Ｗ ｅｂ－ＰＯＳクライアント装置からＷｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムに送信される 情報に，注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに，Ｃｏｏｋｉｅ情報等を含 めるという方法では，本件発明と同一の作用効果を奏することができず，本件発明 の目的を達成することはできない。 したがって，均等の第２要件の充足は，これを認めることができない。 (3) 均等の第５要件（特段の事情）について ア 第５要件について 均等の第５要件は，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範 囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことである。すな わち，特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど， 特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又 は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後に これと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないから，このよう な特段の事情がある場合には，均等が否定されることとなる。 イ 特段の事情の有無 前記１(2)ウのとおり，控訴人は，本件発明は，引用文献１に記載された発明に 基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法２９条２項の規定 により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して，本件意見書を提 出したものである。 そして，前記１(2)ウ及びエのとおり，控訴人は，本件意見書において，引用文 献１に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないとい う点との相違を明らかにするために，本件発明の「注文情報」は，商品識別情報 等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明したものである。 そうすると，控訴人は，ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関 する具体的な構成において，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得する情報に， 商品基礎情報を含めない構成については，本件発明の技術的範囲に属しないことを 承認したもの，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価す ることができる。 そして，本件ＥＣサイトの制御方法において，管理運営システムにあるサーバが 取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから，同制御方法は，本件発明の 特許出願手続において，特許請求の範囲から意識的に除外されたものということが できる。 したがって，均等の第５要件の充足は，これを認めることができない。 ウ 控訴人の主張について これに対し，控訴人は，本件意見書において，ＰＯＳ管理を実現できる複数の構 成の中から意識的にある構成を選択したり，ある構成を排除したりしたものではな いと主張する。 しかし，上記のとおり，控訴人は，本件意見書において，引用文献１に記載され た発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を 明らかにするために，本件発明の「注文情報」は，商品識別情報等を含んだ商品ご との情報である旨繰り返し説明していたものである。そうすると，控訴人は，本件 意見書において，本件発明のうち，ユーザが所望する商品の注文のための表示制御 過程に関する具体的な構成については，Ｗｅｂ－ＰＯＳサーバ・システムが取得す る情報には必ず商品基礎情報を含めるという構成を，意識的に選択したことは明ら かであるといえ，控訴人の上記主張は，採用することができない。 (4) まとめ よって，均等のその余の要件の成否につき検討するまでもなく，本件ＥＣサイト の制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということはで きない。